——江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗除非有相反证据显示涉外定牌加工方接受委托未尽到合理注意义务，对商标权利人造成实质性的损害，一般情况下不应认定加工方的行为构成商标侵权。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜注意义务｜实质损害
〖审理法院〗中华人民共和国最高人民法院
〖案号〗（2016）最高法民再339号再审民事判决书
〖当事人〗
再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称“常佳公司”）
被申请人（一审原告、二审上诉人）：上海柴油机股份有限公司（简称“上柴公司”）
〖案情概述〗
上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人，2000年该商标被国家工商局商标局认定为驰名商标。印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA（简称“印尼PTADI公司”）为印度尼西亚IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG（东风）”商标所有人。2013年10月1日，印尼PTADI公司委托常佳公司生产“DONGFENG（东风）”柴油机及柴油机组件用于出口。同月8日，常佳公司向常州海关申报出口至印度尼西亚的柴油机配件共计228000千克。23日，上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请，常州海关将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。上柴公司以常佳公司侵犯其商标专用权为由，向法院提起诉讼，请求判令常佳公司立即停止对其注册商标专用权的侵害，并赔偿经济损失。
经审理，一审法院判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。上柴公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，常佳公司立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害，并赔偿其经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。常佳公司不服，向最高人民法院申请再审。再审法院判决撤销二审判决，维持一审判决。
〖裁判要点〗
一审法院认为：非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。本案中，常佳公司依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。
二审法院认为：虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍接受境外委托，并且印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。常佳公司在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。
再审法院认为：常佳公司接受印尼PTADI公司委托生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。并且，常佳公司在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经履行了审慎适当的注意义务。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响，没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害。常佳公司的行为不构成商标侵权。
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