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上海高院:商标维权正当维权与恶意诉讼的边界

发布日期:2023-02-13

      【判决要点】

       1. 所谓恶意诉讼,一般是指行为人故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面,一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据;二是具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的。

       2. 知识产权恶意诉讼在可归责的过错方面,相较于一般侵权纠纷中的过错认定有更严格的标准,即恶意。对于恶意的认定,则应当结合当事人是否明知其提起在先诉讼缺乏事实和法律依据;当事人提起在先诉讼是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的,是否违反诚实信用原则等因素综合判断。

      3. 驼翁公司主张英乔公司在诉讼中明知其专利权不受法律保护,仍然坚持不撤诉,具有明显借助诉讼程序打击竞争对手正常经营活动的主观恶意,且其在一审败诉后,明知其专利属于现有设计不受法律保护,仍然提起上诉,恶意拖延一审判决生效等行为,已经严重超出了正当维权边界,违反诚实信用原则,严重干扰和损害了驼翁公司对相关产品的正常经营活动和市场利益,对此,二审法院认为,相关专利侵权案件系当庭宣判,英乔公司未当庭就撤诉与否向法庭明确答复尚属合理范畴,而英乔公司对一审判决提起上诉,亦系其正当行使诉讼权利,前述情形均难以认定英乔公司违反诚实信用原则,具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。

     【案情简介】

      2020年初,英乔公司以驼翁公司侵犯其“挂件(圆驼宝宝)”“羊驼绒玩偶(神兽)”两件外观设计专利权为由提起了侵权诉讼,法院认定相关专利申请日前已经公开销售或公开展览,属于现有设计,同时认定两案被控侵权产品现有设计抗辩成立,当庭宣判驳回了英乔公司的全部诉讼请求。其中,英乔公司就(2020)沪73民初200号提起上诉,后未缴纳上诉费,二审法院按撤回上诉处理。英乔公司未就(2020)沪73民初210号案提起上诉。

驼翁公司主张,英乔公司在明知其缺乏正当权利基础和事实依据的情况下,径行提起上述诉讼,并以此向驼翁公司的产品经销商(渠道商)发送口头或书面侵权警告,以及在一审败诉后仍然恶意拖延诉讼等行为严重违反了诚实信用原则,实属以侵权之名行恶意竞争之实,致使驼翁公司为应诉支出律师费、公证费等成本,同时因“不当维权行为”已严重干扰并影响到驼翁公司相关产品在涉诉期间的正常经销活动,致使驼翁公司遭受了一定可得利益损失和声誉损失,英乔公司依法应当承担相应赔偿责任。

     【判决观察】

      一审法院认为,诉讼权利是一项基本权利,公民、法人和其他组织在其民事实体权利受到侵害或者发生争议时,有权请求人民法院给予司法保护和救济。民事诉讼是知识产权人维护自身权益的重要途径,人民法院依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格的保护。但民事行为的实施、民事诉讼程序的启动,同样应当遵循诚实信用、禁止权利滥用的原则,恶意诉讼即为滥用诉讼权利的一种形式。所谓恶意诉讼,一般是指行为人故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面,一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据;二是具有侵害对方合法权利的不正当的诉讼目的。针对本案具体情况,一审法院分析如下:

      一、关于英乔公司提起专利侵权诉讼是否明知其缺乏事实和法律依据

      判断英乔公司是否明知其提起诉讼缺乏事实和法律依据,可以从权利基础及英乔公司对该种权利基础的认识能力进行考量。首先,200号案件和210号案件所涉专利虽在申请日前已被公开,但公开日距离申请日时间较短,加之英乔公司经营规模较小,在无其他相反证据的情况下,一审法院认为英乔公司申请相关专利应系对专利法意义上的公开制度认识不足,而非恶意申请专利。其次,英乔公司在提起专利侵权之诉时,具有形式上的权利基础,且评价报告显示相应的权利基础稳定。基于英乔公司本身对专利法的认知程度不高,本案不足以认定英乔公司在提起诉讼之时明知其不具有权利基础。

      二、英乔公司提起专利侵权诉讼是否具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目

      判断英乔公司提起专利侵权诉讼是否具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目的,可从主客观两方面进行分析。首先,从客观角度进行分析。英乔公司提起的两件专利侵权诉讼案件,标的额不高,亦没有申请采取行为保全、财产保全等严重干扰驼翁公司生产经营活动的措施。就客观情况而言,并不具有侵害驼翁公司合法权利的不正当目的。其次,从主观角度分析。由于相关专利侵权案件系当庭宣判,英乔公司并无合理时间就撤诉与否向法庭明确答复。就主观角度而言,在案证据亦不足以证明英乔公司在已知其权利基础不稳定的情况下,仍然通过拖延诉讼达到侵害驼翁公司合法权利的不正当目的。

      综上,一审法院认定英乔公司提起相关专利侵权诉讼并不构成恶意提起知识产权诉讼,对于驼翁公司的诉请,一审法院不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定,判决驳回原告上海驼翁贸易有限公司的全部诉讼请求。

      二审法院认为,民事主体行使民事权利应当遵守诚实信用的原则,如果滥用民事权利侵害他人合法权益的,被侵害人得请求行为人承担侵权责任。综合诉辩意见,本案争议的焦点在于被上诉人英乔公司应否承担因恶意提起知识产权诉讼的损害赔偿责任。二审法院认为,虽然本案案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”,但本质上仍属于侵权纠纷,在裁判时应适用被控行为发生时施行的《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款之规定,即行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。知识产权恶意诉讼在可归责的过错方面,相较于一般侵权纠纷中的过错认定有更严格的标准,即恶意。对于恶意的认定,则应当结合当事人是否明知其提起在先诉讼缺乏事实和法律依据;当事人提起在先诉讼是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的,是否违反诚实信用原则等因素综合判断。

      本案中,首先,关于当事人是否明知其提起在先诉讼缺乏事实和法律依据,英乔公司系200号、210号案件所涉专利专利权人,其在发现侵权行为发生时,可以依据其享有的专利权提起专利侵权诉讼。驼翁公司主张英乔公司利用自己已在先展览和销售公开的现有设计申请取得涉案外观设计专利权,明显违反诚实信用原则,对此,二审法院认为,当事人在自己的专利产品展览或销售后,将该产品外观设计申请专利权,不能当然推定其主观上存在恶意。此情形下,当事人主观上是否具有恶意还需结合当事人的认识能力进行综合判断。本案中,虽然200号、210号案件所涉专利在申请日前已被公开,但根据一审法院查明的事实,该两项专利公开日距离申请日时间较短,且英乔公司规模较小,根据英乔公司的认识能力及相关现有证据,尚不足以认定英乔公司系在明知其展览或销售行为构成专利法意义上的公开而恶意申请专利并进行维权,故二审法院对驼翁公司的该项主张不予支持。其次,关于当事人提起在先诉讼是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的,是否违反诚实信用原则,本案中,英乔公司在提起200号、210号案件时并没有申请保全等影响驼翁公司经营活动的措施,其诉讼标的额亦属合理。驼翁公司主张英乔公司在诉讼中明知其专利权不受法律保护,仍然坚持不撤诉,具有明显借助诉讼程序打击竞争对手正常经营活动的主观恶意,且其在一审败诉后,明知其专利属于现有设计不受法律保护,仍然提起上诉,恶意拖延一审判决生效等行为,已经严重超出了正当维权边界,违反诚实信用原则,严重干扰和损害了驼翁公司对相关产品的正常经营活动和市场利益,对此,二审法院认为,相关专利侵权案件系当庭宣判,英乔公司未当庭就撤诉与否向法庭明确答复尚属合理范畴,而英乔公司对一审判决提起上诉,亦系其正当行使诉讼权利,前述情形均难以认定英乔公司违反诚实信用原则,具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。关于驼翁公司主张的英乔公司在一审审理过程中,一审判决未生效前擅自向驼翁产品经销商发送“仅有确定侵权结论而无任何侵权比对和论证”的律师函,二审法院认为,很难依据该一份律师函认定英乔公司具有主观恶意,故驼翁公司的相关上诉理由不能成立,二审法院不予支持。

       综上所述,上诉人驼翁公司的上诉请求缺乏事实和法律依据,二审法院不予支持。一审判决认定事实清楚,裁判结果正确,应予维持。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下驳回上诉,维持原判。

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