【裁判要旨】
在专利申请日前已经制造相同产品者依法享有先用权，如仅在原有范围内继续制造，不视为侵犯专利权，享有先用权者所制造之产品的后续销售行为亦不构成侵权。
【案情介绍】
原告盛纪公司系“饮水杯（0506－2）”外观设计专利权人，该专利申请日为2014年5月26日，授权公告日为2014年10月1日。2015年6月29日，原告公证购买了由被告增豪公司生产、被告星巴克公司销售的12oz橙光不锈钢随行杯，产品品号435180，外观与上述专利相近似。原告认为上述产品落入其专利权利要求保护范围，遂诉至法院，请求判令两被告停止侵权、赔偿损失。
2013年11月至2014年2月，星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之间的众多往来邮件涉及一款星巴克杯子的设计、开模、交付样品存在的问题等事宜，邮件附件显示的杯子设计图与前述公证购买产品外观基本一致。2014年2月24日，星巴克咖啡公司向WOODMAX公司发送邮件订单订购DIAMAND PHINNY随行杯绿色12盎司和红色12盎司，数量分别为1.06万和1万余只。次日，WOODMAX公司向增豪公司发送邮件订单，订单号、产品货号、颜色等均与前述订单相同，订单所附杯子图片与前述产品实物外观基本一致，差异仅在于颜色不同。增豪公司于2014年6月14日完成上述订单产品装箱、报关。2015年2月2日，星巴克公司向东莞沃美氏公司订购12oz橙光不锈钢随行杯1248个。同年2月7日，东莞沃美氏公司向增豪公司订购前述橙光不锈钢杯1248个，订单所附杯子图片与前述产品实物外观基本一致。上述订单产品于2015年4月9日交付。同年6月9日，东莞沃美氏公司向星巴克公司出具的增值税发票上载明“435180 12oz 橙光不锈钢随行杯”两批次共计1260只。
上海知识产权法院经审理认为，被控侵权产品采用的设计与涉案外观设计专利构成近似设计，被控侵权产品落入涉案外观设计专利权利要求保护范围。但在案证据可以认定增豪公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，享有先用权，其主张的先用权抗辩成立。先用权人在原有范围内继续制造相同产品不视为侵权，其制造相同产品的后续销售行为亦不构成侵权。星巴克公司系被控侵权产品的销售商，提供证据证明其销售的产品来源于享有先用权的增豪公司，其销售产品的行为也不构成侵权。据此，法院判决驳回原告诉请。各方当事人均未上诉，本判决现已生效。
【法官评析】
一、先用权的法律性质
一般来说，先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，任何人（包括单位和个人）已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造授予专利权后，仍有继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造的权利。然而，先用权制度一定程度上鼓励了发明人选择非专利方式保护其发明创造，不利于发明创造公开和传播，故亦需对先用权进行限制。先用权制度的构建围绕先用权的获取与限制展开，旨在实现在先使用人、专利权人、社会公众的利益平衡，实现对发明创造的最优制度保护。
对于先用权，首先，其区别于独立民事权利，专利法本身并未设定先用权，从制度内涵来说，先用权人无权商业流转其权利，无权请求他人为一定行为或不为一定行为，亦不存在其权利被他人侵犯或者后续的权利救济；其次，先用权亦区别于抗辩权，先用权虽相对于特定专利权而存在，但其产生亦具有独立性，系基于在先使用行为，与专利权人权利行使是否不当并无关联，在行使效果上虽具有对抗侵权指控的功能，但其制度价值更在于保障先用权人本身的经济利益。总体来说，先用权更类似于法益，具有经济价值，并且该经济价值被专利法所认可和保护。
二、先用权抗辩与现有技术（设计）抗辩
先用权抗辩与现有技术（设计）抗辩均是对抗专利侵权指控的常见不侵权抗辩事由。实践中，在先使用人在专利申请日前制造相同产品、使用相同方法的行为如未公开，则其只能主张先用权抗辩；如在专利申请日前因使用行为或者销售行为等已导致相同产品或方法的公开，则该产品或方法已同时构成现有技术（设计），可同时主张先用权抗辩和现有技术（设计）抗辩。
两者差异主要体现为四点：一是先用权抗辩系权利行使的法定限制事由，侵权指控不成立的例外，并不影响专利有效性；现有技术（设计）抗辩则实质系对专利有效性的否认。二是构成要件不同，先用权抗辩涉及先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品（使用相关方法）或做好制造（使用）的必要准备、相关产品是否属于相同产品、先用技术是否以合法手段获得、是否在原有范围内继续制造；现有技术（设计）抗辩则涉及对比技术是否构成现有技术（设计）、被控侵权产品是否采用现有技术（设计）。三是比对规则不同，侵权成立是先用权抗辩适用的前提，故先用权抗辩需先比对被控侵权产品与专利技术，两者相同或等同后才涉及比对被控侵权产品与在先产品；现有技术（设计）抗辩则不必然以侵权成立为前提，可直接比对被控侵权产品与现有技术（设计）从而认定现有技术（设计）抗辩成立。四是适用后果不同，先用权抗辩成立后，在先使用人如超出原有范围制造的仍可能构成侵权；现有技术（设计）抗辩成立后，专利权人指控相同被告后续生产行为侵权的主张不能成立。
三、先用权抗辩成立要件判定
一方面，原有范围认定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定，专利法第六十九条第二项规定的原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。由此可知我国司法实践以生产规模界定原有范围，其本质更类似于对原有范围作量化限制。抗辩提出者应对原有范围进行举证，生产设备、生产订单等均可用以证明生产规模。
本案中，被告并未提供证据证明增豪公司在专利申请日前的确切生产规模，但其提供的证据可以证明增豪公司依据2014年2月也即专利申请日前的订单于2014年6月交付产品2.06万余个。被控侵权产品购买于2015年6月29日，而从2015年6月9日的增值税发票可知增豪公司向星巴克公司交付产品仅为1260个。从数量上来看，1260在2.06万余的范围之内，且实际制造商均为增豪公司，并未发生实施主体变更，故认定增豪公司制造行为超出原有范围依据不足。
另一方面，相同产品认定。专利法及司法解释均未对相同产品认定作进一步规定。实践中相同产品的过宽或过窄解释均将影响该制度的实施效果，影响先用权人与专利权人的利益平衡。相同产品应系涉及产品技术方案认定，与产品名称、型号等无关，指被控侵权产品与专利申请日前已经制造出的相关产品属于相同专利产品，包括两者系同一产品，或者虽不是同一产品，但与涉案专利相对应的部分系实质相同，也即相应技术特征系相同或者无实质性差异。
本案中，被控侵权产品与2013年11月至2014年2月间邮件附件杯子设计图、2014年2月25日订单所附杯子图片外观基本一致，也即与增豪公司专利申请日前生产的订单产品外观基本一致，差异仅在于颜色不同。颜色并非涉案专利保护范围，不影响两者与涉案专利相应设计部分系相同设计认定，故被控侵权产品与增豪公司专利申请日前已经制造出的相关产品属于相同产品。
再者，专利申请日前已经制造且技术系合法取得。先用者应在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。产品的生产记录、销售订单等均可作为证据予以证明。另外，技术来源应具有合法性，不能以非法获得的技术主张抗辩。
该案中，综合星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之间的往来邮件、订单及装箱单、报送单等证据，可以认定星巴克公司、WOODMAX公司与增豪公司相互协作配合，设计生产相关订单产品，增豪公司亦已于2014年6月14日完成全部订单产品的生产、装箱、报关，由此可认定增豪公司在涉案专利申请日之前已经作好生产相关订单产品的准备，并制造出了相关产品，且技术来源合法。（作者单位：上海知识产权法院）
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